Nederlands model Maartje Verhoef deponeerde haar portret als merk in het EU merkenregister. Het Bureau weigerde de aanvraag op grond van het argument dat het merk gedeeltelijk beschrijvend zou zijn. De Board of Appeal besloot dat het doelpubliek zo'n fotografische "teken" als identificatiemiddel voor de herkomst van de waren en diensten zal opvatten. Een foto van het gezicht van een persoon is een unieke weergave van deze persoon, met diens specifieke uiterlijke kenmerken. Het merk is niet beschrijvend. De aanvraag werd daarom toch ingeschreven.

Portretmerken kunnen nuttige instrumenten zijn voor bekende personen om misbruik van hun portret te voorkomen. Soms wordt gebruik gemaakt van een "look-alike" van een bekende persoon om aandacht van het publiek te vragen. Dit gebruik zou in beginsel onrechtmatig kunnen zijn. Tegen een onrechtmatige daad kun je een verbod bij de rechter vragen. Echter, in zaken betreffende onrechtmatige daad zijn de juridische kosten altijd veel hoger dan de kosten die de verliezende partij moet vergoeden.  Procederen tegen naapers wordt dan voor bekende perosnen een kosbare zaak. Als het gebruik van een look-alike wordt bestreden op grond van een merkregistratie, dan gaat het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. In dergelijke procedures moet de verliezende partij de totale (redelijke en evenwichtige) kosten betalen die de eisende partij maakt. In de praktijk kunnen deze kosten hoog oplopen. En de verliezende partij moet natuurlijk ook de eigen advocaatkosten betalen. Wees dus voorzichtig als u een merk van een ander gebruikt! En heeft u zelf een bekend gezicht? Overweeg dan om uw portret als merk te deponeren.

Het beschermen van een portret als merk werd lange tijd in de Benelux geaccepteerd. Na de invoering van het Europees merkenrecht, waar wij in de Benelux ook aan moeten voldoen, zijn allerlei vragen ontstaan over wat wel en niet als merk kon worden beschermd. De beslissing in de Maartje Verhoef zaak bevestigt dat de oude Beneluxpraktijk nu ook voor de EU geldt. Vreemd genoeg stelt het Beneluxbureau zich tegenwoordig op het standpunt dat een portret van iemand misschein wel onderscheidend kan zijn, maar niet door het publiek als merk zal worden opgevat. Het lijkt daarom beter om een portretmerk eerder als EU merk in plaats van als Beneluxmerk te deponeren!

UPDATE 1:

On 15 September 2023, the Examination Division of the European Intellectual Property Office rejected an application for a European trademark registration of a figurative mark that represented the well-known Dutch model Puck Schrover, since the applicant had failed to demonstrate the distinctive character or acquired distinctiveness through use of the sign.

Gaat de Benelux deze opvatting overnemen? Tot nu toe geeft het Beneluxbureau uitdrukkelijk aan dat het mogelijk is om een portret als merk te deponeren. maar dan alleen als de persoon bekend is en het portret door het publiek herkend wordt. Ook is de bescherming dan beperkt tot bescherming voor diensten inklassen 35 en 41, namelijk diensten rond reclame en entertainment. Deze laatste beperking vinden wij te ver gaan. Wat is meer onderscheidend dan een gelaat? Als je een bekende persoon opwacht bij de uitgang van een voetbalstadion, dan herken je hem of haar meteen, temidden van duizenden anderen. Het Bureau argumenteert dat er een verschil is tussen "herkenning"  en "onderscheiding". Maar het recht eist alleen dat het teken de producten of diensten van een onderneming kan onderscheiden, niet dat het teken dat daadwerkelijk doet. Dus als een portret in staat is om diensten voor reclame of entertainment te onderscheiden, waarom zou het dan niet het vermogen hebben om dat te doen voor andere producten of diensten? Het gaat om onderscheidend vermogen, niet om onderscheidingskracht.

Ondertussen wachten wij af of Puck Schrover in hoger beroep gaat. Wij denken wel, dat ze daarbij een obstakel tegenkomt door de wijze waarop haar merk is gedeponeerd. Zij heeft haar portret namelijk vooral gedeponeerd als teken ter onderscheiding van de diensten van een model. Maartje Verhoef had haar portret gedeponeerd voor een brede reeks producten, zoals geluidsdragers, foto's, kleding e.d., Het EU merkenbureau heeft in haar beslissing veelvuldig aangegeven dat het onderscheidend vermogen van een teken beoordeeld dient te worden in relatie tot de aangevraagde waren of diensten. En dat zou voor Puck Schrover negatief kunnen uitpakken. Immers, het is wellicht denkbaar dat een portret wel kan dienen om bepaalde producten te onderscheiden, maar een portret van een model als merk voor de diensten van een model? Dat kan twijfelachtig zijn. Dan is het portret in feite de dienst zelf. Wij wachten af.

UPDATE 2

Wij hebben niet lang moeten wachten! Het vierde Kamer van Beroep van het Europees Merkenbureau heeft op 30 oktober 2023 in beroep een oordeel gegeven over twee andere portretmerken, namelijk van modellen Roos Abels en Marlijn Hoek. Het Kamer heeft geoordeeld dat portretten gewoon merken kunnen zijn! De Kamer beslist in beide zaken: "De in het geding zijnde afbeelding kan in de ogen van de Kamer van Beroep dan ook de wezenlijke functie van een merk vervullen, ter onderscheiding van de aangevraagde diensten van een andere herkomst zoals bij herhaling eerder geoordeeld ten aanzien van vergelijkbare merken."  Naar onze mening de enige juiste beslissing!