Gebruik van een merknaam, zonder dat die is geregistreerd, verschaft de gebruiker geen recht. De vraag die u beter kunt stellen is: hoe weet ik of een merknaam al is geregistreerd?

Voordat u een merk gaat gebruiken of registreren, is het raadzaam om een beschikbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dergelijke onderzoeken hebben vaak namen zoals een Identiek Onderzoek,  of een Merkencheck of een Merkregistratie check. Dit soort onderzoeken laat meestal alleen zien

of er identieke merken bestaan. 

Dit is slechts een eerste stap. Immers, als er identieke merken bestaan dan kunnen er belangrijke risico's zijn. Wanneer er geen (relevante) identieke merken worden gevonden dan kunt u een vervolgonderzoek doen naar gelijkende merken. Dit soort onderzoeken worden vaak fonetische onderzoeken of gelijkenisonderzoeken genoemd.

Zij geven inzicht in het bestaan van vergelijkbare merknamen die al geregistreerd zijn voor soortgelijke producten of diensten. 

De gecertificeerde gemachtigden van De Merkenstichting kunnen dergelijke onderzoeken voor u verrichten. Een identiek onderzoek voeren zij gratis voor u uit. Aan een gelijkenisonderzoek zijn kosten verbonden. Het is goed om drie dingen te beseffen:

Hoe meer onderzoek u verricht, des te meer inzicht u kunt krijgen in potentiele bezwaren.

Niemand kan een garantie geven dat een merkonderzoek alle mogelijke bezwaren oplevert. Er blijven altijd risico's.

Ook al geeft u een fortuin uit aan onderzoek, u kunt nooit zekerheid krijgen dat uw merk geen problemen zal tegenkomen.

Wij helpen u bij het maken van de afwegingen die voor uw specifieke situatie het meest relevant zijn.  En als er problemen ontstaan, kunnen wij u op basis van een lange ervaring en veel deskundigheid bijstaan.

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven, terwijl een merknaam een specifieke naam of logo is dat wordt gebruikt om producten of diensten te onderscheiden van die van andere bedrijven. Een handelsnaam hoeft niet geregistreerd te worden, maar een merknaam moet  wel worden geregistreerd om wettelijke bescherming te krijgen. 

Het is meestal raadzaam om uw handelsnaam, of het onderscheidende gedeelte daarvan, als merk te registreren. Hierdoor kunt u een veel sterkere bescherming voor uw handelsnaam krijgen dan de Handelsnaamwet biedt. Dit geldt ook vooral in het buitenland. Handelsnaambescherming is namelijk 

meestal beperkt tot Nederland.

Ja, het is mogelijk om internationale merkregistratie aan te vragen via een internationale merksysteem, zoals het Madrid systeem voor internationale registratie. Dit stelt u in staat om uw merk in meerdere landen tegelijkertijd te beschermen met één aanvraag. 

U kunt een merk ook aanvragen voor alle 27 landen van de Europese Unie.

Het opstellen van een plan voor registratie in andere landen is werk voor een merkengemachtigde. Er zijn vaak meer wegen die naar Rome leiden, ieder met de eigen voor- en nadelen.

Merkregistratie biedt verschillende voordelen, waaronder het exclusieve recht om het merk te gebruiken voor de geregistreerde producten of diensten, juridische bescherming tegen inbreukmakende activiteiten, het opbouwen van merkwaarde en het versterken van de merkidentiteit bij consumenten. 

Als u uw merk niet registreert dan loopt u het risico dat iemand anders dat doet, of dat iemand anders een "gelijkend" merk voor "soortgelijke" producten of diensten registreert, en dan verlangt  dat u uw inbreukmakend gebruik staakt en hoge kosten- en schadevergoedingen betaalt. Immers, de eerste gebruiker krijgt geen rechten, alleen de eerste die een merk registreert.

Maandelijks worden tussen de 15.000 en de 20.000 nieuwe merken alleen al voor de  Benelux geregistreerd. Er is een groot risico dat iemand anders, bijvoorbeeld bedrijven uit andere landen, zo'n gelijkend merk in de Benelux registreert.

Uiteraard is de naam "Albert Heijn" geregistreed voor een brede reeks producten en diensten. Maar als u of iemand anders morgen het merk Albert Heijn in de Benelux registreert, dan krijgt "de echte" Albert Heijn geen enkel seintje van het merkenbureau. Alle merkhouders moeten zelf in de gaten houden of anderen merken registreren, die op hun merken lijken.

Dit is geen eenvoudige taak, aangezien er elke maand bijna 20.000 nieuwe merken worden geregistreerd. Met behulp van "bewaking" kan De Merkenstichting alle nieuwe merkregistraties voor u in de gaten houden en u een bericht sturen, wanneer er gelijkende merken worden gedeponeerd. 

Dit is o.a. belangrijk omdat u slechts 2 maanden na publicatie heeft om bezwaar te maken via een relatief  eenvoudige "oppositieprocedure". U mag ook later bezwaar maken, maar de procedures zijn dan meestal heel kostbaar in vergelijking met de oppositie. De andere partij is dan ook in staat om u onder een zodanig hoog kostendruk te plaatsen, dat u mogelijk af wilt zien van uw bezwaar. Vandaar dat De Merkenstichting u meestal liever in de oppositiefase helpt. Maar er zijn ook situaties waarin u de andere partij onder een hoog kostendruk wilt plaatsen. Dan kiezen wij een andere strategie.

Ondanks de grote hoeveelheid werk verbonden aan bewaking zijn de kosten erg laag. 

Bovendien bewaakt De Merkenstichting alle door haar gedeponeerde merken het eerste jaar helemaal gratis! 

Heeft u ervaring met merkbewaking? Wordt u regelmatig "belaagd" met tientallen berichten over nieuwe merkregistraties in allerlei landen, terwijl u geen idee heeft wat u er mee moet? 

Bij De Merkenstichting wordt een strenge voorselectie toegepast (iets wat veel tijd kost), zodat u alleen informatie krijgt over merken die wij echt relavant vinden. En bij ieder "signaalbericht" geven wij aan wat wij van het merk vinden en of wij menen, dat u er iets aan moet doen, en zo ja, wat. En hoeveel geld dat zou kosten. 

En wilt u er over praten? Ook dat is inbegrepen in de kosten van de merkbewaking!

Als iemand uw merknaam gebruikt zonder uw toestemming, is dat een inbreuk op uw merkrechten wanneer het merk wordt gebruikt voor o.a. dezelfde of soortgelijke producten of diensten.U hebt het recht om juridische stappen te ondernemen om de inbreuk te stoppen en schadevergoeding te eisen. 

Het is raadzaam om een gespecialiseerde merkengemachtigde te raadplegen om de juiste stappen te nemen bij inbreukzaken. De gemachtigde van De Merkenstichting heeft veel ervaring op dit gebied en zal altijd trachten om een schikking met de andere partij te bereiken, zodat u niet met hoge juridische kosten wordt opgezadeld. 

Als het toch nodig blijkt om formeel bezwaar te maken dan blijft dit gelukkig voor de meeste ondernemers goed betaalbaar.  De Merkenstichting werkt immers zonder winstoogmerk.

In de meeste landen is een merkregistratie geldig voor een periode van 10 jaar.  Na deze periode kan de registratie verlengd worden voor opeenvolgende periodes van 10 jaar. In sommige landen, zoals de VS, is het nodig om (meestal om de vijf jaar) bewijs te overleggen dat het merk nog gebruikt wordt, anders kan de registratie worden doorgehaald.

De Merkenstichting heeft collega-deskundigen in meer dan 160 landen en een ervaring van bijna 50 jaar, zodat zij u tegen betaalbare kosten en met veel ervaring kan helpen.

Neen, u kunt in de meeste landen een merk registreren ook als u het merk niet gebruikt. In sommige landen moet u wel een intentie hebben om het merk te gebruiken. Als u de registratie krijgt maar u begint uw gebruik niet, dan kan de registratie worden ingetrokken.

Als u een merk registreert voor een zodanig brede lijst van producten en/of diensten dat het onwaarschijnlijk is, dat u het merk voor al die producten of diensten gaat gebruiken, dan kan het zijn dat uw registratie te kwader trouw is, omdat u nodeloos de weg voor anderen blokkeert, zonder dat u een te respecteren eigen belang heeft.

Vaak wordt aangegeven dat u de hulp van een merkengemachtigde nodig heeft, omdat het moeilijk zou zijn om een geschikte lijst van waren of diensten op te stellen. Klopt dat echt? 

Vanwege nieuwe jurisprudentie over de afgelopen jaren klopt dit in ieder geval tegenwoordig veel meer dan vroeger. Er zijn veel risico's wanneer u een waren- of dienstenlijst opstelt zonder daarover kennis en ervaring te beschikken. Meestal lukt het wel om zelf een merk in het register te krijgen, en u ontvangt een mooi certificaat van registratie. Maar wat is de waarde daarvan? Vaak gaat het gelukkig goed, maar vaak bljkt ook dat men wel een registratie heeft maar allerelei problemen later kan tegenkomen, bijvoorbeeld:

* Er worden onnodige opposities of andere juridische procedures tegen de registratieaanvraag ingesteld.

* Het merk wordt wel geregistreerd, maar de behandelende ambtenaren of de rechter kunnen soms weigeren om u bescherming te geven voor waren of diensten die onvoldoende nauwkeurig zijn omschreven. 

Dit merkt u pas als het te laat is.

Vergeet niet: De ambtenaren bij het BOIP en andere "overheidsbureau's" zijn heel vriendelijk en aardig, maar zij zijn er 

ook voor uw (potentiele) tegenpartij. Vraagt u ook de belastinginspecteur hoe u uw belastingaangifte moet doen?

Advies van deskundigen kan soms kostbaar zijn, maar het is brood nodig. Gelukkig helpt De Merkenstichting bedrijven bij het registreren van merken zonder een eigen winstoogmerk. 

Ja, het is mogelijk om uw merkregistratie over te dragen aan een andere partij. Dit moet worden gedaan via een schriftelijke akte van overdracht, tenminste wanneer de overdracht tussen levenden geschiedt. Er is geen schriftelijk overeenkomst nodig als een merkrecht overgaat als gevolg van erfopvolging.

De regels voor dergelijke aktes verschillen per land. De Merkenstichting adviseert u dringend om in een zo vroeg mogelijke stadium te overleggen als u van plan bent een onderneming over te dragen waar merkregistraties in zitten.  

Ook als u slechts een paar registraties wilt overdragen blijkt vaak dat de juiste stukken niet zijn opgemaakt en de onderneming, die eigenaar was van de merken, wordt vaak ontbonden zonder dat de overgang goed is geregeld. Het is dan nagenoeg onmogelijk om de overdracht nog goed te regelen.

Een nationaal merk is alleen geldig in het land waar het is geregistreerd, terwijl een internationaal merk geldig is in meerdere landen die zijn aangesloten bij een internationaal merksysteem zoals het Madrid-systeem voor internationale registratie, of de Europese Unie.

Een nationaal merk wordt aangevraagd direct bij het nationaal merkenbureau van een bepaald land. Dat bureau beoordeelt de aanvraag en handelt die af volgens de nationale wetgeving.

Een internationaal merk, zoals het systeem van de Overeenkomst en Protocol van Madrid (maar er zijn ook andere systemen), is een soort "bundelaanvraag". Die wordt aangevraagd bij het Internationaal Merkenbureau in Zwitserland met aanwijzing van de gewenste landen. Het internationaal Merkenbureau geeft de aanvraag door aan de nationale bureaus van de aangewezen landen.

Die nationale bureaus gaan vervolgens de aanvraag afhandelen volgens hun nationale wetgeving.

In beide gevallen gelden dus dezelfde procedures, alleen de weg er naar toe is anders. De weg via een Internationale aanvraag kan echter vele malen goedkoper zijn, afhankelijk van de landen die men kiest. Vaak zijn de kosten bijvoorbeeld slechts 15-20% van de kosten van nationale aanvragen.

Alsof het merkenrecht niet moeilijk genoeg is: de weg naar een Internationale aanvraag kan ook via verschillende kanalen lopen. Die routes verschillen een klein beetje in de kosten, maar heel veel in de gevaren voor conflicten en de gevolgen van conflicten. 

Laat u vooral goed adviseren door een gemachtigde wat in uw situatie het beste is!

Het registreren van een volledig beschrijvende merknaam is in principe niet mogelijk. Het is raadzaam om merknamen te kiezen die onderscheidend en niet puur beschrijvend zijn. Als uw merknaam te beschrijvend is, kan het merkenbureau uw aanvraag afwijzen.

Heeft u een naam die te beschrijvend is om te registreren? Dit is heel lastig. Als ondernemer kunt u geen goodwill opbouwen in een naam die u niet kunt beschermen. 

Vaak stelt een merknbureau voor om een combinatie te deponeren van een logo en uw naam. Als het logo voldoende onderscheidend is, dan wordt de combinatie ingeschreven. Helaas is dit vaak geen goed idee.

Zo'n registratie geeft u namelijk geen bescherming voor de naam, en enige bescherming die u krijgt voor het logo is verzwakt door de aanwezigheid van de naam.

Er zijn andere strategiëen om u te helpen. Wij bespreken die graag met u.

Als u uw merk wilt beschermen, moet u een merkaanvraag indienen in elk afzonderlijk land waarin u uw producten wilt verkopen. Een internationale merkregistratie via een internationaal systeem kan echter het proces vereenvoudigen en kostenefficiënter maken.

In sommige landen moet u een intentie hebben om uw merk te gebruiken voordat u registratie aanvraagt.  Dit is bijvoorbeeld het geval in de VS. 

Helaas zien wij (de meeste) merkenbureau's die u bij registratie in de VS klakkeloos vragen om een verklaring te tekenen, dat u zo'n intentie heeft, zonder u te waarschuwen dat u in de VS een gevangenisstraf kunt krijgen als blijkt dat u de verklaring in strijd met de waarheid heeft getekend! 

In de meeste landen is zo'n verklaring niet nodig. U kunt in de meeste landen een merk registreren zonder dat u plannen heeft het merk te gebruiken. Echter, wanneer u het gebruik na vijf jaar nog niet heeft gestart kan een andere partij vorderen dat uw merkregistratie vervallen wordt verklaard. 

Zolang dat niet gebeurt zijn uw rechten niet langer kwetsbaar wanneer u toch op een gegeven moment met serieus gebruik van het merk begint. Dit noemen wij "Heilung". Let op: dit geldt niet in de VS!